Prosedur Pendaftaran Merek Asing dan Perlindungannya di indonesia – Merek merupakan sesuatu yang sering dijumpai baik pada barang dagangan maupun jasa, atau dikenal sebagai merek dagang dan merek jasa. Jadi boleh dikatakan bahwa merek itu merupakan identitas bagi suatu barang ataupun jasa.
Fungsi merek itu sendiri untuk membedakan suatu barang dan/atau jasa dengan barang dan/atau jasa lainnya yang mempunyai kriteria dalam kelas barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi oleh perusahaan yang berbeda.
Menurut Abdul Kadir Muhammad, Merek dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa mempunyai fungsi sebagai product identity, mean of trade promotion, quality guarantee, dan source of origin.
Fungsi merek tersebut menunjukkan bahwa merek merupakan bagian yang penting dari suatu barang atau jasa. kadangkala yang membuat suatu barang menjadi mahal bukan karena produknya, tetapi mereknya. Padahal merek hanyalah sesuatu yang dilekatkan pada produk dan bukan produk itu sendiri.
Terlihat jelas bahwa merek merupakan kekayaan immaterial.
Apabila suatu perusahaan mencapai tahapan yang menjadikan merek dikenal luas oleh masyarakat konsumen, maka hal itu dapat menimbulkan terdapatnya para kompetitor yang beritikad tidak baik (bad faith) untuk melakukan persaingan tidak sehat dengan cara peniruan, pembajakan, bahkan mungkin dengan cara pemalsuan produk bermerek dengan mendapatkan keuntungan dagang dalam waktu yang singkat.
Dalam memasuki era Globalisasi perlindungan merek sendiri menjadi bagian yang penting. Apalagi Indonesia yang menjadi anggota WTO (World Trade Organization) dan juga telah meratifikasi Agreement On Establishing maka Indonesia diwajibkan untuk mengikuti ketentuan TRIPs (Trade Related Aspect Of Intellectual Property Right), salah satunya adalah memaksimalkan perlindungan pada merek.
Perlindungan Merek Terkenal Asing di Indonesia
Mengenai klasifikasi merek terkenal, World Intellectual Property Organizations (WIPO) memberikan batasan mengenai merek terkenal sebagaimana disepakati dalam Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks bahwa faktor-faktor ini dapat digunakan untuk menentukan apakah Merek tersebut masuk kategori terkenal, yaitu:
- tingkat pengetahuan atau pengakuan merek di sektor yang relevan dengan masyarakat;
- durasi, tingkat dan wilayah geografis dari pemakaian Merek;
- durasi, tingkat dan wilayah geografis dari promosi Merek;
- durasi dan wilayah geografis dari segala pendaftaran atau permohonan pendaftaran Merek;
- catatan keberhasilan pemenuhan hak atas Merek tersebut;
- nilai Merek;
Di Indonesia kewenangan melindungi merek terkenal diberikan melalui Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis selanjutnya disebut ‘UU Merek’ yang berbunyi:
Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
Huruf b: Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
Huruf c: Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu
2 Macam Perlindungan Merek
1. Perlindungan Preventif
Perlindungan preventif adalah perlindungan sebelum terjadinya pelanggaran terhadap merek yang diperoleh melalui pendaftaran.
Perlindungan merek melalui pendaftaran pada hakikatnya ditujukan untuk adanya kepastian hukum atas merek terdaftar, baik untuk digunakan, diperpanjang, dialihkan, dan dihapuskan sebagai alat bukti bila terjadi sengketa pelanggaran atas merek terdaftar.
UU Merek mengatur 2 cara pendaftaran merek, yakni pendaftaran dengan hak prioritas dan pendaftaran dengan cara biasa.
Permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 UU Merek dimana hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari Negara yang tergabung dalam Paris Convention for the Protection of Industrial Property atau Agreement Establishing the World Trade Organization dengan jangka waktu pengajuannya adalah paling lama 6 bulan.
Terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran pertama kali di negara lain, yang juga merupakan anggota Protection of Industrial Property atau Agreement Establishing the World Trade Organization. Pendaftaran dengan hak prioritas ditujukan untuk melindungi merek asing atau merek yang terkenal di luar negeri dari tindakan pelanggaran merek.
Sebab, pada keadaan tertentu pemilik merek luar negeri atau merek terkenal lalai dan belum mendaftarkan mereknya di Indonesia, sehingga memiliki resiko mereknya telah didaftarkan oleh pihak lain untuk produk yang sama. Melalui pendaftaran merek terkenal akan memperoleh perlindungan hukum secara maksimal.
Adapun pendaftaran merek dengan cara biasa dan dengan menggunakan hak prioritas pada prinsipnya adalah sama. Permohonan pendaftaran diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) secara tertulis dengan mengisi formulir yang tersedia, dalam bahasa Indonesia.
Jangka waktu perlindungan hukum terhadap merek sifatnya terbatas Pasal 28 UU Merek yang menyatakan merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.
Permohonan perpanjangan diajukan dalam waktu 12 bulan sebelum jangka waktu perlindungan mereknya berakhir.
Terhadap merek terkenal, mekanisme perlindungannya tidak selalu melalui inisiatif dari pemilik merek untuk mendaftarkan, tetapi juga dapat diperoleh melalui penolakan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) terhadap permintaan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal.
Dalam UU Merek,perlindungan merek atas merek yang sudah didaftar tidak dapat diganggu gugat lagi oleh orang lain atau dengan perkataan lain orang yang telah mendaftarkan mereknya tidak akan merasa was – was lagi terhadap tuntutan dari orang lain sebab dengan pendaftaran mereknya itu ia telah dilindungi oleh undang – undang, sebagaimana diisyaratkan oleh Pasal 3 UU Merek.
2. Perlindungan Represif
Perlindungan represif terhadap merek diberikan apabila terjadi sengketa.Perlindungan represif berupa upaya penyelesaian sengketa sebagaimana ketentuan UU Merek dapat ditempuh secara non litigasi maupun litigasi.
Secara non litigasi, pemilik merek dapat memilih lembaga lain untuk menyelesaikan sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 84 UU Merek yang menyatakan selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam gugatan atas pelanggaran merek, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Disamping penyelesaian sengketa melalui non litigasi berdasarkan Pasal 76 UU Merek, pemilik merek terdaftar juga dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga terhadap pihak lain yang tanpa memiliki hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa :
- Gugatan ganti rugi;
- Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.
Pemilik merek juga dapat melakukan tuntutan pidana dengan didasarkan pada Pasal 90 UU Merek yang menyatakan: “Barang Siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”.
Prosedur Pendaftaran Merek Asing di Indonesia
Dalam pendaftaran merek terdapat dua prinsip yang berlaku secara internasional dan diakui di seluruh dunia, yaitu prinsip first to file atau siapa yang pertama kali mendaftar dianggap sebagai pemilik hak atas merek yang bersangkutan dan prinsip teritorialitas dimana perlindungan merek hanya berlaku di negara tempat merek didaftarkan yang artinya tidak ada perlindungan di negara lain yang tidak didaftarkan.
Prinsip first to file dan teritorial diatur dalam Konvensi Paris atau Paris Convention Article 6, Artikel 6 ayat 3, dan juga Artikel 16 ayat 1 TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights). Aturan internasional tersebut telah diratifikasi oleh Indonesia menjadi Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sehingga kedua prinsip tersebut juga berlaku di Indonesia.
Hal ini kemudian yang membuat seterkenal apapun merek yang dimiliki oleh seseorang atau badan usaha maka tetap harus didaftarkan bukan hanya di negara pemilik tapi juga di negara lain.
Permohonan pendaftaran merek dapat dilakukan oleh WNA atau badan hukum asing yang berdomisili di luar negeri, ini artinya merek yang dimiliki WNA boleh didaftarkan di Indonesia.
Untuk merek luar juga dapat didaftarkan walaupun belum memiliki badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.
Namun, terdapat ketentuan khusus jika pemohon adalah WNA atau badan hukum asing, yaitu harus didampingi oleh konsultan kekayaan intelektual yang telah terdaftar dan bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di Indonesia serta secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan Permohonan kekayaan intelektual.
Hal ini menunjukan bahwa tidak ada batasan dalam hal subjek/pemohon untuk mengajukan pendaftaran merek. Pendaftaran merek dapat dilakukan secara elektronik melalui website maupun non elektronik ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau melalui Kanwil Kemenkum HAM dengan menggunakan bahasa Indonesia.
Dokumen dan persyaratan yang harus dilengkapi saat pengajuan untuk mendapatkan Tanggal Penerimaan diantaranya:
- Formulir pendaftaran merek sebanyak dua rangkap, yang telah diisi dan ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya. (Formulir dapat di download pada link berikut);
- Kelas dan jenis barang/jasa. Satu permohonan merek hanya untuk satu merek di satu kelas, namun tidak terbatas jumlah jenis barang/jasanya;
- Membayar biaya pendaftaran dan biaya jasa menggunakan Konsultan HKI. Untuk tarif pendaftaran merek dapat dilihat pada halaman http://www.dgip.go.id/tarif-merek;
- Contoh label/tag merek sebanyak 3 (tiga) lembar, dengan ukuran minimum 2 x 2 cm dan maksimum 9 x 9 cm;
- Surat Pernyataan Hak, yang merupakan pernyataan Pemohon bahwa ia memang memiliki hak untuk mengajukan pendaftaran merek tersebut dan akan menggunakan merek yang didaftarkan dalam perdagangan barang/jasa untuk mana merek tersebut didaftar;
- Surat Kuasa karena permohonan oleh WNA atau badan hukum asing dilakukan oleh Konsultan HKI yang ditunjuk.
Setelah persyaratan minimum terpenuhi, permohonan akan mendapatkan Tanggal Penerimaan. Paling lambat 15 hari setelah Tanggal Penerimaan, permohonan akan diumumkan dalam Berita Resmi Merek, di mana masa Pengumuman akan berlangsung selama dua bulan.
Selama masa pengumuman tersebut masyarakat berkesempatan mengajukan keberatan jika merasa merek tersebut tidak dapat didaftar atau harus ditolak.
Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Pengumuman permohonan akan memasuki masa Pemeriksaan Substantif dimana akan ditentukan apakah merek yang dimohonkan dapat didaftar atau tidak, dan harus diputuskan dalam waktu 150 hari sejak masa Pemeriksaan Substantif.
Jika merek ditolak, Pemohon berhak mengajukan banding ke Komisi Banding Merek melalui DJKI. Jika disetujui, DJKI berkewajiban untuk menerbitkan Sertifikat Pendaftaran Merek dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal Pendaftaran Merek.
Apakah Anda takut merek Anda digunakan orang lain?
Apakah Anda memiliki merek yang belum terdaftar?
Apakah Anda bingung juga bagaimana tata cara pendaftaran merek? Ataupun langsung mau konsultasi perihal kasus anda yang membutuhkan pengacara?
Tanyakan saja dengan Bizlaw!
Anda terjerat kasus? ingin menggunakan jasa pengacara yang sudah memiliki banyak pengalaman? Bizlaw terbuka untuk memberikan pelayanan hukum terkait. Bizlaw memiliki pengacara yang berpengalaman dan sudah berpraktek selama bertahun-tahun. Selain itu, penyelesaian masalah hukum lainnya juga Bizlaw punya solusinya!
Ditambah Bizlaw juga bisa mengurus perpajakan dan pembayaran-pembayaran lainnya! Bizlaw juga mengurus Pendirian PT, Yayasan, Firma, CV, Maatschaap, PMA, Pendaftaran merek dan pembuatan perjanjian!
Bizlaw, your one stop legal and Business solution!
Hubungi kontak kami: info@bizlaw.co.id atau 0812-9921-5128 atau mengenai informasi ter-update di Instagram kami @bizlaw.co.id.