Skip to content

Hal-Hal Yang Dapat Membuat Pendaftaran Merek Ditolak

Di kehidupan sehari-hari, pasti kita sering mendengar istilah merek. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan untuk mewakili suatu entitas. Merek datang dalam berbagai bentuk, mulai dari gambar, logo, nama, kata, huruf, angka yang biasanya dalam bentuk dua atau tiga dimensi. Lebih dari itu, merek juga dapat berbentuk suara, hologram, atau kombinasi antara keduanya. Hal-hal ini umumnya digunakan oleh pelaku usaha untuk membedakan barang atau jasa mereka masing-masing.

 

Merek sendiri secara umum dapat dibagi menjadi dua jenis: merek dagang dan merek jasa. Merek dagang digunakan pada barang yang diperdagangkan, sedangkan merek jasa dikenakan pada jasa yang diperdagangkan. Ada juga jenis merek ketiga, yakni merek kolektif. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama.mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya.

 

Menurut Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Undang-Undang Merek), merek adalah suatu hak eksklusif. Hak merek diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar. Pemilik merek yang terdaftar mempunyai hak untuk menggunakan merek tersebut secara eksklusif. Jika pihak lain ingin menggunakan merek tersebut, maka harus terdapat izin dari pemegang hak merek. Hak merek diberikan untuk jangka waktu tertentu.

 

Jangka waktu hak merek

Adapun jangka waktu perlindungan hukum atas suatu hak merek adalah 10 (sepuluh) tahun. Sepuluh tahun tersebut dihitung sejak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerima permohonan pendaftaran hak merek. Setelah sepuluh tahun tersebut berakhir, hak merek dapat juga diperpanjang. Perpanjangan ini dapat dilakukan untuk sepuluh tahun, sama dengan periode perlindungan hukum sebelum perpanjangan.

 

Jika suatu pemegang hak merek ingin memperpanjang perlindungan hak merek yang dimilikinya, ia harus mengajukan permohonan perpanjangan. Permohonan perpanjangan ini harus diajukan setidak-tidaknya 6 (enam) bulan sebelum perlindungan hak merek berakhir. Apabila ketentuan waktu tersebut tidak dipenuhi, bukan berarti pemegang hak merek tidak dapat mengajukan perpanjangan. Pemegang hak merek masih dapat mengajukan perpanjangan hak merek sampai dengan 6 (enam) bulan setelah setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan merek terdaftar tersebut. Namun, apabila hal itu terjadi, terdapat biaya dan denda yang harus dibayar oleh sang pemegang merek.

 

Kalau mau mendaftarkan hak merek, apa saja yang harus diperhatikan?

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan apabila anda ingin mendaftarkan merek anda. Kenapa? Karena tidak semua pendaftaran hak merek diterima. Dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, tepatnya pada Pasal 21, disebutkan beberapa alasan yang dapat menyebabkan pendaftaran hak merek ditolak. Berikut adalah alasan-alasan tersebut

 

Pertama, terdapat kemiripan atau kesamaan dengan merek atau Indikasi Geografis

  1. Merek tersebut mirip atau sama dengan merek pihak lain yang telah didaftarkan atau dimohonkan terlebih dahulu, untuk barang dan/atau jasa yang sejenis (prinsip first to file);
  2. Merek tersebut mirip atau sama dengan merek terkenal (well known mark) milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
  3. Merek tersebut mirip atau sama dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu;
  4. Mirip atau sama dengan Indikasi Geografis (suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu hal) yang terdaftar;

 

Prinsip first to file akhir-akhir ini menjadi perhatian dalam kasus sengketa hak merek yang hangat diperbincangkan: sengketa merek “Ayam Geprek Bensu Sedep Bener.” Kasus tersebut terjadi akibat adanya kesamaan antara merek “Ayam Gebrek Bensu Sedep Bener” yang dimiliki oleh Ruben Onsu dengan merek “I Am Geprek Bensu” yang dimiliki oleh Benny Sudjono.

 

Pada akhir kasus, kasus yang prosesnya sampai kepada tingkat kasasi itu berakhir pada kekalahan Ruben Onsu. Hakim Mahkamah Agung memerintahkan 6 merek dagang yang dimiliki oleh Ruben Onsu untuk dicoret dari daftar hak merek: I am Geprek Bensu Sedep Bener, I am Geprek, Geprek Bensu, I am Geprek Bensu, Geprek Bensu, Bensu dan Geprek Bensu Real.

 

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menyebutkan bahwa Benny Sudjono sudah lebih dulu mendaftarkan hak mereknya. Benny Sudjono sudah mendaftarkan mereknya sejak tahun 2017, sedangkan Ruben Onsu baru mendaftar di tahun 2019. Alhasil, berdasarkan prinsip first to file, Benny Sudjono adalah pemilik hak milik yang dilindungi.

 

 

Alasan kedua mengapa permohonan ditolak: menyerupai hal-hal lain

  1. Menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
  2. Meniru atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
  1. Meniru atau rnenyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak
  2. yang berwenang.

 

Ketiga, permohonan juga dapat ditolak apabila diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Menurut Penjelasan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan  “Pernohon yang beriktikad tidak baik” adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan.

konsumen.

 

Salah satu kasus dimana terjadi permohonan yang beritikad tidak baik adalah dalam kasus gugatan Prada terhadap Fahmi Barbra yang terjadi kurang lebih 20 tahun yang lalu. Pada saat itu, Prada memang sudah menjadi merek yang terkenal, namun perusahaannya sendiri belum mendirikan toko di Indonesia. Fahmi Barbra sendiri adalah seorang penjual tas mewah yang memiliki toko di Bali. Ia kemudian mendaftarkan dan mendapatkan hak merek atas logo dan nama Prada untuk digunakan dalam penjualan tas mewahnya. Prada kemudian melakukan gugatan, meminta pembatalan hak merek yang dimiliki Fahmi.

 

Awalnya, pada gugatan Prada ditolak pengadilan tingkat pertama. Alasannya, Indonesia menganut prinsip first to file. Artinya, siapa yang pertama mendaftarkan, dia yang mendapatkan hak merek. Tidak puas dengan keputusan tersebut, Prada melalui proses panjang, dari pengadilan tinggi sampai bahkan melakukan Peninjauan Kembali. Pada tahap Peninjauan Kembali, Prada akhirnya memenangkan gugatan tersebut. Fahmi Barbra dianggap beritikad tidak baik karena mencoba untuk mendapatkan keuntungan dari ketenaran dan prestise yang dimiliki oleh merek Prada. Selain itu, walaupun Prada belum mendaftarkan mereknya di Indonesia, Prada dianggap sudah memenuhi kriteria-kriteria merek terkenal (well known mark).

 

Hubungi Kami

Jika anda ingin mendaftarkan merek anda, sangatlah penting untuk memperhatikan hal-hal yang sudah dijelaskan di atas. Memperhatikan hal-hal di atas dapat membantu anda untuk meminimalkan resiko penolakan permohonan merek anda.  Apabila anda membutuhkan bantuan dalam mendaftarkan merek anda, anda juga bisa hubungi Bizlaw melalui info@bizlaw.co.id atau atau 0812-9921-5128.

Leave a Comment





WhatsApp chat