Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Merek ada dua jenis, yaitu merek dagang dan merek jasa. Merek dilindungi oleh hukum apabila telah didaftarkan ke kementerian, dan Merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kornbinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan Zatau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Ketika seseorang sudah berhasil mendaftarakan mereknya, ia mendapatkan hak atas merek. Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pernilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau mernberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Hak atas merek dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai segala hal terkait dengan merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek.
Kemajuan perkembangan teknologi informasi memudahkan orang untuk berbisnis. Terlebih lagi di tengah pandemi seperti ini, makin banyak orang yang membuka usaha dari rumah dan menjual dagangannya secara online melalui media sosial. Dalam rangka memudahkan konsumen mengenali produk dagangan, pemilik usaha membuat desain dan nama produk yang bisa menarik minat konsumen. Dalam pembuatan desain logo produk dagangan, seorang pebisnis pasti mengusahakan agar nama dan logo produknya unik, beda, dan tidak sama dengan nama dan logo produk yang sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI). Tapi bagaimana kalau merek yang sudah kita daftarkan ke Dirjen HKI ternyata sama dengan merek terdaftar lain yang ada di luar negeri?
Kasus adanya kesamaan merek terdaftar di Indonesia dengan merek terdaftar di luar negeri pernah terjadi beberapa tahun lalu. Pada saat itu, ditemukan merek barang di Indonesia yang sama persis dengan merek barang di Jerman, dan kedua barang ini adalah barang yang sama. Awalnya pemilik merek di Indonesia tidak menyadari ada kesamaan antara mereknya dengan merek lain dari Jerman. Namun, perusahaan dari jerman tersebut mengajukan gugatan di Indonesia sehingga dilakukan persidangan di Indonesia. Merek yang dipermasalahkan pada kasus ini adalah merek lampu ‘Radium’.
Setelah melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hakim membuat keputusna untuk memenangkan pemilik merek dari Jerman sehingga izin atas merek ‘Radium’ di Indonesia harus dibatalkan. Beberapa hal yang dijadikan pertimbangan hakim adalah sebagai berikut:
- Terdapat kesamaan yang identik dari kedua merek
Hakim melihat bahwa kedua merek ‘Radium’ yang disengketakan memiliki kesamaan pada pokoknya dan keselurahannya. Kesamaan kedua merek ini dapat dilihat dari segi visual dan penulisan kedua mereknya dinilai identik dan tidak ada perbedaan sama sekali. Terlebih lagi produk dari kedua merek itu adalah sama, sama-sama lampu penerangan. Persamaan pada pokoknya menurut penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek (UU Merek) adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut.
- Ada itikad tidak baik
Hakim menilai adanya itikad tidak baik yang dimiliki oleh pemegang hak atas merek ‘Radium’ di Indonesia. Dalam perlawanannya, pemilik merek ‘Radium’ Indonesia mengatakan bahwa ia sama sekali tidak memiliki itikad buruk ketika mendaftarkan mereknya ke Dirjen HKI. Ia beranggapan bahwa kata ‘Radium’ adalah kata yang sudah menjadi milik umum. Namun menurut hakim memperhatikan yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 2001 Nomor 220/PK/Perd./1985 dalam perkara Nike, hakim beranggapan bahwa pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek lain adalah merupakan perbuatan yang tidak beritikad baik. Dalam perkara ‘Radium’ ini juga sudah disebutkan sebelumnya bahwa ada persamaan pada pokoknya antara merek ‘Radium’ di Indonesia dengan merek ‘Radium’ di Jerman, sehingga pemilik merek ‘Radium’ di Indonesia dianggap memiliki itikad tidak baik.
- Merek ‘Radium’ dari Jerman sudah menjadi merek terkenal
Pada faktanya, merek ‘Radium’ di Jerman sudah lebih dulu didaftarakan jauh sebelum merek ‘Radium’ di Indonesia didaftarkan ke Dirjen HKI. Selain itu merek ‘Radium’ Jerman sudah memenuhi kriteria merek terkenal, yaitu:
- Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan
- Reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran
- Investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya
- Bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.
Dengan demikian, meskipun merek ‘Radium’ dari Jerman belum didaftarkan di Indonesia, hakim beranggapan tetap tidak bisa mengedepankan prinsip first to file atau siapa yang berhak mendaftar pertama kali adalah dia yang berhak memegang paten. Alasannya adalah meskipun yang didaftarkan terlebih dahulu di Indonesia itu merek ‘Radium’ milik orang Indonesia, tapi merek ‘Radium’ dari Jerman ini sudah masuk dalam kriteria merek terkenal sehingga merek ‘Radium’ dari Indonesia harus dibatalkan.
Jadi memang perlu diperhatikan dengan teliti ya nama dan logo merek usaha kamu, jangan sampai sama dengan nama dan logo merek yang sudah terdaftar baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Karena akibatnya apabila merek kamu sama dengan merek lain yang sudah terdaftar, kemungkinannya antara permohonan pendaftaran merekmu ditolak atau kamu bisa digugat oleh pemilik merek yang sudah dulu mendaftar.
Apabila kamu membutuhkan bantuan untuk menentukan nama merek, kesulitan mendaftarkan merek dagang kamu, bingung harus bagaimana, atau perusahaanmu butuh profesional yang bisa membantu kamu untuk menyelesaikan legalitas perusahaan kamu, segera hubungi Bizlaw aja! Bizlaw bisa membantu kamu menyelesaikan permasalahan hukum, menuntaskan perizinan, mendaftarkan merek dagang, rahasia dagang, dan lain sebagainya. Segera hubungi kami melalui e-mail di info@bizlaw.co.id, atau telefon ke 0812-9921-5128, dan bisa juga datang langsung ke kantor kami di South Quarter, Tower A Lantai 18, Jl. RA. Kartini Kav 8, Cilandak, Jakarta Selatan, Jakarta, Indonesia. Jangan ragu, jangan takut, dan jangan bingung
